Les nouvelles règles d'appréciation de la contrefaçon de marques
Juin 2002- Appréciation globale -
Les critères d'appréciation du risque de confusion en droit français ont récemment évolué sous l'impulsion du droit communautaire (arrêts Sabel c/ Puma, CJCE, Cas C-251/95/11-11-97 et Canon, CJCE, Cas C-39/97/29-09-98) (1).
Ces nouvelles règles impliquent désormais, en l'absence d'identité entre les signes, une comparaison de ces derniers considérés dans leur ensemble et une appréciation globale du risque de confusion entre les signes et les produits ou services couverts (2).
Des recommandations pratiques sont donc nécessaires (3).
1/ L'évolution jurisprudentielle
- Auparavant, la contrefaçon par reproduction s'entendait de la reprise de la marque à l'identique mais aussi de la reproduction quasi servile de la marque (ex : vera / verra*[1]), de la reproduction partielle (ex : repère facile / repère) et de la reproduction avec adjonction (ex : le trésor / le trésor de la vie).
Il suffisait de constater la reprise de la marque ou de l'un de ses éléments distinctif et individualisable sans avoir à rechercher un risque de confusion entre les signes.
L'enregistrement d'une marque complexe (composée de plusieurs éléments - dénominatifs et/ou figuratifs) protégeait la marque non seulement dans son ensemble mais également dans un ou plusieurs éléments constitutifs isolés et distinctifs.
- Désormais, la contrefaçon par reproduction ne doit s'entendre que de la stricte identité entre les signes pour des produits ou services identiques sans qu'il soit nécessaire de prouver un quelconque risque de confusion dans l'esprit du public.
Dans toutes les autres hypothèses, de reproduction partielle ou de reproduction avec adjonction pour des produits ou services identiques ou similaires, il s'agit d'une contrefaçon par imitation et il y a lieu de démontrer l'existence d'un risque de confusion entre les signes comparés dans leur ensemble.
2/ Les conséquences
a) La comparaison des signes pris dans leur ensemble
Le droit communautaire interdit de fractionner une marque pour apprécier l'existence d'un risque de confusion.
Il convient de tenir compte de tous les éléments objectifs et constitutifs des marques en cause :
- les éléments distinctifs et dominants des marques
Le risque de confusion peut être écarté en cas de combinaisons de mots d'égale importance dont un seul est commun (ex : DEEP VALLEY / SUN VALLEY CA Aix-en-Provence 24 novembre 2000) ou lorsque l'élément repris ne possède pas un degré de distinctivité suffisamment élevé (ex : chaton douceur / cage douceur)
- les éléments figuratifs
Le risque de confusion peut être écarté si des dessins, logos ou autres éléments graphiques occupent une place importante par rapport aux éléments verbaux et sont distincts dans les deux marques
- la notoriété
La notoriété de la marque en cause est un facteur d'aggravation du risque de confusion à condition qu'elle soit démontrée (ex : banania / bananian)
- l'impression de déclinaison
Le risque de confusion peut être retenu si le public peut croire que la marque seconde est une simple déclinaison de la marque première (ex : rondo / rondo line)
b) L' appréciation globale du risque de confusion
Auparavant, lorsque les produits ou services étaient assez éloignés, l'action en contrefaçon était rejetée quand bien même les signes étaient proches.
Désormais, la comparaison des signes et des produits ou services est étroitement liée. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et/ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
3/ Nos recommandations
a) Marque complexe - Nouveaux dépôts séparés pour chaque élément attractif
Un grand nombre de litiges autrefois sanctionnés par la reproduction partielle ou la reproduction avec adjonction ne peuvent l'être désormais que sur le terrain de l'imitation.
Ainsi, une marque complexe associant un ou plusieurs éléments verbaux à un graphisme spécifique ne confère qu'une protection globale et il peut être utile de procéder à un dépôt complémentaire du ou des éléments verbaux de cette marque complexe, à l'état isolé.
En effet, s'il était nécessaire d'intervenir contre l'usage et l'enregistrement d'une marque tierce reproduisant l'élément dénominatif et attractif de la marque complexe, le succès d'une opposition à l'INPI ou d'une action judiciaire dépendrait désormais de l'appréciation du risque de confusion entre les marques considérées dans leur ensemble.
Or, la reprise d'un élément isolé d'une marque complexe est considérée répréhensible uniquement si cet élément présente un caractère attractif fort et constitue un élément prépondérant des marques en cause.
Prenons l'exemple de deux marques complexes :
La reprise du terme CANET, même distinctif, risque de ne plus être considérée comme suffisante pour que l'imitation soit reconnue.
Un dépôt séparé de ce terme aurait certainement conduit à reconnaître un risque de confusion.
b) Evolution de la marque - Renouvellements
L'étendue de la protection conférée est donc plus réduite et il y a lieu de tenir compte de ces nouveaux critères d'appréciation du risque de confusion en cas de modification d'une marque (par exemple évolution d'un graphisme) au cours du temps.
Il est prudent de prévoir de nouveaux dépôts pour les versions réactualisées des marques ou pour couvrir de nouveaux produits et services afin d'adapter la protection conférée par l'enregistrement.
La question peut se poser notamment à l'occasion du renouvellement de la marque à l'expiration de la période de protection de 10 ans.
Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les marques le 28/12/1991, il n'est plus possible de modifier une marque (par exemple pour actualiser un logo), ni d'étendre la liste des produits et services lors du renouvellement.
Article L 712-9 CPI : "Toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services doit faire l'objet d'un nouveau dépôt".
Il est conseillé d'effectuer un nouveau dépôt pour obtenir une protection de la marque dans tous ses éléments telle qu'elle est exploitée et pour viser les produits et services effectivement concernés.
Il est possible de renouveler la marque telle quelle pour conserver l'antériorité de la date du premier dépôt (pour le signe ancien et les produits ou services précédemment couverts) et d'effectuer parallèlement un (ou plusieurs) nouveau(x) dépôt(s) pour la version modernisée du signe ou l'extension de la liste des produits et services.
Une recherche d'antériorités préalable est alors conseillée pour vérifier la disponibilité du nouveau signe (par exemple parmi les marques figuratives en cas de modification importante ou adjonction d'un logo type) ou, en cas d'extension de la liste des produits ou services, pour vérifier la disponibilité de la marque au regard des nouveaux produits et services visés. | 
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