PROTECTION INTERNATIONALE DES MARQUES Novembre 2001
La protection d’une marque à l’étranger peut s’effectuer selon trois procédures différentes :
o des dépôts de marques nationales
o un dépôt de marque internationale pour les pays couverts par le système de Madrid
o un dépôt de marque communautaire visant directement les quinze pays de l’Union Européenne.
o Procédure unique : un seul dépôt conférant une protection uniforme sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne.
o Facilité de gestion d’un enregistrement unique (un seul renouvellement pour les quinze pays, formalités simplifiées d’inscriptions sur un seul Registre des changements de nom, d’adresse du titulaire, transferts de propriété, concessions de licence, renonciations à certains produits ou services).
o Possibilité de revendiquer l’ancienneté d’une marque nationale ou internationale produisant ses effets dans un Etat membre, (le bénéfice des droits antérieurs est conservé même si le titulaire laisse s’éteindre la marque antérieure).
Information sur les dépôts postérieurs de marques communautaires proches : les titulaires de marques communautaires citées dans les rapports de recherches d’antériorités de l’OHMI sont automatiquement avertis des demandes d’enregistrement de marques communautaires postérieures (pour leur permettre de former opposition).
o Possibilité de transformer la marque communautaire en marques nationales (avec des frais supplémentaires assez importants) en cas d’obstacle dans un seul pays (opposition) ou en cas d’action en nullité ou en déchéance.
o Facilité de maintien de l’enregistrement au regard des dispositions sur la déchéance : l’usage sérieux sur une partie seulement du territoire de l’Union Européenne permet d’échapper à la déchéance pour défaut d’exploitation.
o Enregistrement ou dépôt de la demande d’enregistrement auprès de l’Office d’origine, puis dépôt d’une seule demande et paiement des taxes auprès d’une seule administration, en une seule langue.
o Un dépôt de marque sous forme internationale peut couvrir un nombre important d’autres pays.
o Possibilité d'obtenir une protection pays par pays et d'ajuster cette protection à la situation de droit dans chaque pays.
o Le système de Madrid permet à tout moment, après l’enregistrement une extension de la protection dans les pays qui n’auraient pas été désignés lors du dépôt initial et pour des produits et services supplémentaires.
o Contrairement au système communautaire qui fait disparaître totalement la marque communautaire en cas d’obstacle dans un seul pays (opposition) ou en cas d’action en nullité ou en déchéance, la marque internationale disparaîtra uniquement dans le pays concerné.
o Souplesse du système international : possibilité de cession territoriale partielle de la marque internationale
Le choix d’un dépôt de marque communautaire, internationale ou nationale dépend avant tout de l'étendue géographique dans laquelle la protection de la marque est recherchée et des droits nationaux antérieurs connus ou probables.
Dans l’hypothèse où la marque doit être réservée uniquement dans des pays de l’Union Européenne et où des droits antérieurs de tiers ne sont pas redoutés, la voie communautaire est préférable à la voie internationale.
Dans l’hypothèse d'une protection de la marque dans au moins deux pays accessibles par le système de Madrid, la voie internationale est à recommander. Le dépôt par la voie internationale est également plus souple et permet de couvrir un nombre plus important de pays. Le système communautaire est plus rigide mais peut être privilégié dans certains cas.
Le dépôt national à l’étranger, n’est à envisager que si la marque a vocation à n'être protégée que dans un seul pays étranger ou pour accéder à une protection dans les Etats n'ayant pas ratifié le système de Madrid.
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