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Renouvellement
Il n’est pas possible de modifier un signe (par exemple pour actualiser un logo), ni d’étendre la liste des produits et services lors du renouvellement.
Article L 712-9 CPI : « Toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services doit faire l’objet d’un nouveau dépôt. »
Lors d’une modification, il est conseillé d’effectuer un nouveau dépôt pour obtenir une protection de la marque dans tous ses éléments telle qu’elle est exploitée et pour viser les produits et services effectivement concernés.
I – Appréciation globale
Il faut maintenant aussi tenir compte de l’évolution des critères d’appréciation du risque de confusion en droit français suivant l’évolution du droit communautaire selon lequel les marques doivent être prises en considération dans leur ensemble, c’est-à-dire dans tous leurs éléments constitutifs, dénominatifs et figuratifs dans leur globalité.
En effet, le droit communautaire interdit de fractionner une marque pour apprécier l’existence d’un risque de confusion.
Lors de la comparaison des signes, l’INPI et les Tribunaux sont désormais très sensibles aux éléments pouvant distinguer deux marques et accordent une importance significative aux éléments figuratifs ou dénominatifs adjoints de nature à les différencier.
L’étendue de la protection conférée est donc plus réduite depuis l’évolution de la jurisprudence ignorant la notion de contrefaçon partielle ou par adjonction.
L’enregistrement d’une marque complexe (composée de plusieurs éléments, ex : dénomination + graphisme) protège la marque dans son ensemble mais non plus dans un ou plusieurs éléments isolés.
Dans ces conditions, la reprise d’un élément (figuratif ou dénominatif) même distinctif, dans une marque complexe (comportant plusieurs éléments) risque de ne pas être considérée comme suffisante pour que l’imitation soit reconnue.
ex : DEEP VALLEY
n’imite pas SUN VALLEY
CA Aix-en-Provence 24 Novembre 2000
II – Nouveau dépôt
C’est la raison pour laquelle il est prudent de prévoir de nouveaux dépôts pour les versions réactualisées des marques ou pour couvrir de nouveaux produits et services afin d’adapter la protection conférée par l’enregistrement.
Il est possible de renouveler la marque telle quelle pour conserver l’antériorité de la date du premier dépôt (pour le signe ancien et les produits ou services précédemment couverts) en effectuant parallèlement un nouveau dépôt pour la version modernisée du signe ou l’extension de la liste des produits et services.
Lors d’un changement important, une recherche d’antériorités préalable est conseillée pour vérifier la disponibilité du nouveau signe (par exemple parmi les marques figuratives en cas de modification importante d’un logo type) ou, en cas d’extension de la liste des produits ou services, pour vérifier la disponibilité de la marque (inchangée) au regard des nouveaux produits et services visés.
Article R 712-25 CPI : « Tout nouveau dépôt portant sur une modification du signe ou une extension de la liste des produits et services d’une marque enregistrée peut être accompagné d’une déclaration de renouvellement anticipée de cette marque. »
La nouvelle période de protection de 10 ans court à compter de la déclaration de renouvellement et non pas à compter de l’expiration du premier dépôt.
ex : dépôt le 01/03/1995
® déclaration de renouvellement anticipé (avec nouveau dépôt simultané) : 01/03/2002 (au lieu de 01/03/2005)
® 10 ans échéance de renouvellement : 01/03/2012 (et non le 01/03/2015)
Les renouvellements ultérieurs de la marque renouvelée et du nouveau dépôt s’effectuent par une déclaration unique (sachant qu’il convient de procéder au paiement de 2 taxes et que les 2 marques coexistent et conservent un numéro d’enregistrement distinct).
III – Obligation d’usage
Aux termes de l’Article L 714-5 CPI, une marque non exploitée pendant cinq années consécutives peut faire l’objet d’une action judiciaire en déchéance pour défaut d’usage.
Est assimilé à un usage de la marque « l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ».
Toutefois, depuis un arrêt de la Cour de Cassation (Ass. Plén. 16 Juillet 1992 Aff. Lotus/Au Lotus), les tribunaux considèrent qu’en cas de pluralité de dépôts de marques comportant de légères modifications - par exemple en cas de nouveau dépôt pour réactualiser un logo – l’usage de la marque seconde enregistrée ne vaut pas usage de la marque première enregistrée.
Selon cette jurisprudence, dont il faut tenir compte même si elle suscite les critiques de la doctrine, le titulaire des deux marques, en effectuant un dépôt spécifique pour la forme modifiée, a ainsi manifesté sa volonté d’obtenir des droits privatifs sur des signes qu’il n’estimait donc pas assimilables.
Par conséquent, si un nouveau dépôt est effectué en cas de modification du signe pour obtenir une protection de la marque telle qu’elle est exploitée, l’enregistrement antérieur sera vulnérable si son titulaire en a cessé l’usage pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Toutefois, il convient de relativiser le risque.
En effet, la déchéance n’est pas automatique et doit être demandée en justice par un tiers.
Par ailleurs, l’usage d’une marque complexe (comportant une partie dénominative et une partie figurative) devrait être reconnu comme un usage de la marque dénominative antérieure (Cour d’Appel de Paris 10 Octobre 2001 Aff. SNC Bridel, Lactalis SA, Coopagri Bretagne, Laïta SA).
IV - Conclusion
En cas de modification du signe, il est conseillé d’effectuer un nouveau dépôt pour obtenir une protection adaptée de la marque dans tous ses éléments telle qu’elle est effectivement exploitée, et être ainsi en mesure d’en assurer la défense en cas de contrefaçon ou d’imitation.
Ce nouveau dépôt pourra être effectué parallèlement au renouvellement de la marque ancienne pour conserver l’antériorité de la date du premier dépôt selon la procédure prévue à l’Article R 712.25 CPI.
L’idéal serait d’effectuer un dépôt de la marque sous forme dénominative qui sera renouvelé pour conserver l’antériorité des droits et parallèlement un dépôt complémentaire de la marque sous forme complexe (avec logo par exemple) qui pourra ne pas être renouvelé en cas de modification ultérieure.
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Auteur : Harle | Publication : 24/05/07 | Modification : 26/06/07